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H26年(行ケ)第10204号
経皮吸収製剤事件


弁理士  玉腰 紀子
弁理士  須山 佐一

○判決のポイント

 「経皮吸収製剤」という物の発明に対し,経皮吸収製剤の使用態様に係る部分を除く訂正後の発明は,経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえないから,その内容が技術的に明確であるとはいえず,特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められないとされた。

 事件番号等:平成26年(行ケ)第10204号(知財高裁 H27.03.11 判決言渡)
 事件の種類(判決):維持審決取消請求事件(審決取消)
 原告/被告:コスメディ製薬株式会社/株式会社バイオセレンタック
 キーワード:除くクレーム,訂正,明確性
 関連条文:特許法134条の2第1項

○事案の概要

 本件訂正発明は,「[請求項1]水溶性かつ生体内溶解性の高分子物質からなる基剤と,該基剤に保持された目的物質とを有し,皮膚に挿入されることにより目的物質を皮膚から吸収させる経皮吸収製剤であって,前記高分子物質は,・・・(但し,デキストランのみからなる物質は除く)であり,尖った先端部を備えた針状又は糸状の形状を有すると共に前記先端部が皮膚に接触した状態で押圧されることにより皮膚に挿入される,経皮吸収製剤(但し,目的物質が医療用針内に設けられたチャンバに封止されるか,あるいは縦孔に収容されることによって基剤に保持されている経皮吸収製剤,及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され,該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く)。」というものである(下線部は訂正箇所を示す。)
 本件特許については,請求項1に係る部分の無効審判の請求を棄却した先の審決が,審決取消訴訟により取り消され,これを受けて特許庁で再開された審理において,訂正請求がなされた。上記の訂正は,当該訂正請求においてされた訂正であり,本件訂正前発明が新規性を欠如するとした先の無効審判の審決が引用した引用発明の内容を除くものである。特許庁は,上記訂正は,特許請求の範囲の減縮に該当し,適法であると判断した。

○知財高裁の判断

 特許法134条の2第1項ただし書は,特許無効審判における訂正は,特許請求の範囲の減縮(1号),誤記又は誤訳の訂正(2号),明瞭でない記載の釈明(3号),他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること(4号)を目的とする場合に限って許容される旨を定めているところ,訂正が特許請求の範囲の減縮(1号)を目的とするものということができるためには,訂正前後の特許請求の範囲の広狭を論じる前提として,訂正前後の特許請求の範囲の記載がそれぞれ技術的に明確であることが必要であるというべきである。
 これを訂正事項3について見ると,訂正事項3は,訂正前の特許請求の範囲の請求項1に「皮膚に挿入される,経皮吸収製剤」とあるのを,「皮膚に挿入される,経皮吸収製剤(但し,・・・及び経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され,該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤を除く)」に訂正するものである。
 そうすると,本件発明は,「経皮吸収製剤」という物の発明であるから,本件訂正発明も,「経皮吸収製剤」という物の発明として技術的に明確であることが必要であり,そのためには,訂正事項3によって除かれる「・・・」も,「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であること,言い換えれば,「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され,該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される」という使用態様が,経皮吸収製剤の形状,構造,組成,物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものであることが必要というべきである。
 しかし,「・・・」という使用態様によっても,経皮吸収製剤保持用具の構造が変われば,それに応じて経皮吸収製剤の形状や構造も変わり得るものである。また,「・・・」という使用態様によるか否かによって,経皮吸収製剤自体の組成や物性が決まるというものでもない。
 したがって,上記の「・・・」という使用態様は,経皮吸収製剤の形状,構造,組成,物性等により経皮吸収製剤自体を特定するものとはいえない。
 以上のとおり,訂正事項3によって除かれる「経皮吸収製剤を収納可能な貫通孔を有する経皮吸収製剤保持用具の貫通孔の中に収納され,該貫通孔に沿って移動可能に保持された状態から押し出されることにより皮膚に挿入される経皮吸収製剤」は,「経皮吸収製剤」という物として技術的に明確であるとはいえない。
 そうすると,訂正事項3による訂正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は,技術的に明確であるとはいえないから,訂正事項3は,特許請求の範囲の減縮を目的とするものとは認められない。

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