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平成24(受)1204号
プラバスタチンナトリウム事件


弁理士  玉腰 紀子
弁理士  須山 佐一

○判決のポイント

 プロダクト・バイ・プロセス・クレームで記載された請求項を含む特許請求の範囲の記載が明確性要件に適合するといえるのは,出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当であるとされた。

 事件番号等:平成24(受)1204号(最高裁 H27.06.05 判決言渡)
 事件の種類(判決):特許権侵害差止請求(破棄差戻)
 控訴人/被控訴人:テバ ジョジセルジャール ザートケルエン ムケド レースベニュタールシャシャーグ/協和発酵キリン株式会社
 原審:平成22年(ネ)10043号(知財高裁 H24.01.07 判決言渡)
 キーワード:プロダクト・バイ・プロセスクレーム,明確性
 関連条文:特許法36条6項2号

○事案の概要

 本件特許に係る特許請求の範囲に記載された発明は,その請求項1に記載された「次の段階:(a)・・~(e)・・を含んで成る方法によって製造される,プラバスタチンラクトンの混入量が0.5重量%未満であり,エピプラバの混入量が0.2重量%未満であるプラバスタチンナトリウム」に係る発明である。本件は,いわゆるプロダクト・バイ・プロセス・クレームに係る本件特許権を有する上告人が,被上告人の製造販売する医薬品が上告人の特許権を侵害するとして差止等を求めた事案である。本件においては,プロダクト・バイ・プロセス・クレームで記載された特許発明の技術的範囲の確定の在り方が争われている。

○最高裁の判断

(1) 願書に添付した特許請求の範囲の記載は,これに基づいて,特許発明の技術的範囲が定められ(特許法70条1項),かつ,同法29条等所定の特許の要件について審査する前提となる特許出願に係る発明の要旨が認定される(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集第45巻3号123頁参照)という役割を有しているものである。そして,特許は,物の発明,方法の発明又は物を生産する方法の発明についてされるところ,特許が物の発明についてされている場合には,その特許権の効力は,当該物と構造,特性等が同一である物であれば,その製造方法にかかわらず及ぶこととなる。
 したがって,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合であっても,その特許発明の技術的範囲は,当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物として確定されるものと解するのが相当である。

(2) ところで,特許法36条6項2号によれば,特許請求の範囲の記載は,「発明が明確であること」という要件に適合するものでなければならない。・・・この観点からみると,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されているあらゆる場合に,その特許権の効力が当該製造方法により製造された物と構造,特性等が同一である物に及ぶものとして特許発明の技術的範囲を確定するとするならば,これにより,第三者の利益が不当に害されることが生じかねず,問題がある。・・・他方,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲においては,通常,当該物についてその構造又は特性を明記して直接特定することになるが,その具体的内容,性質等によっては,出願時において当該物の構造又は特性を解析することが技術的に不可能であったり,特許出願の性質上,迅速性等を必要とすることに鑑みて,特定する作業を行うことに著しく過大な経済的支出や時間を要するなど,出願人にこのような特定を要求することがおよそ実際的でない場合もあり得るところである。・・・

 以上によれば,物の発明についての特許に係る特許請求の範囲にその物の製造方法が記載されている場合において,当該特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号にいう「発明が明確であること」という要件に適合するといえるのは,出願時において当該物をその構造又は特性により直接特定することが不可能であるか,又はおよそ実際的でないという事情が存在するときに限られると解するのが相当である。

*裁判官の補足意見
 今回の当審判断(多数意見)でいう「不可能」とは,出願時に当業者において,発明対象となる物を,その構造又は特性(発明の新規性・進歩性の判断において他とは異なるものであることを示すものとして適切で意味のある特性をいう。)を解析し特定することが,主に技術的な観点から不可能な場合をいい,「およそ実際的でない」とは,出願時に当業者において,どちらかといえば技術的な観点というよりも,およそ特定する作業を行うことが採算的に実際的でない時間や費用が掛かり,そのような特定作業を要求することが,技術の急速な進展と国際規模での競争の激しい特許取得の場面においては余りにも酷であるとされる場合などを想定している。特に,後者については,必ずしも一義的でないため,実際上どのような場合がこれに当たるかは,結局,今後の裁判例の集積により方向性が明確にされていくことになろう。

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